Il contratto internazionale di licenza e la cessione del brevetto

Il contratto internazionale di licenza e la cessione del brevetto
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29 Agosto 2017
Categoria: Proprietà industriale

Come è noto i diritti di proprietà intellettuale sull’invenzione sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa. A tal proposito analizziamo insieme due specifiche forme contrattuali: il contratto internazionale di licenza ed il contratto di cessione del brevetto.

Nel commercio internazionale il contratto di licenza del brevetto ed il contratto di cessione di brevetto sono due figure ormai note che regolano due fattispecie, diverse tra loro, aventi ad oggetto il brevetto inteso come il titolo giuridico in virtù del quale, al titolare, viene riconosciuto il diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione.

Entrambi i modelli contrattuali non sono disciplinati dalle legislazioni nazionali ma, come spesso accade, sono invece tipizzati nella prassi internazionale tanto da consentire di delineare con sufficiente precisione i loro confini.

La differenza fondamentale tra i due contratti, come è desumibile anche dalla denominazione stessa, è che il contratto di licenza del brevetto consente al titolare di concedere ad un terzo, dietro corrispettivo, il diritto limitato di sfruttare il bene, di cui egli rimane in ogni caso proprietario.

Mediante il contratto di cessione del brevetto, invece, il titolare pone in essere un vero e proprio trasferimento del diritto a favore di un terzo soggetto che diviene, quindi, l’unico proprietario.

Il contratto di licenza del brevetto è un contratto stipulato piuttosto frequentemente tra un “licenziante” o “concedente” proprietario del brevetto, ed un “licenziatario”, cioè il soggetto al quale è consentito utilizzare il brevetto ed ottenere così un vantaggio concorrenziale sul mercato, proprio in virtù della sua utilizzazione.

In molti Paesi non è richiesta alcuna particolare forma per la sua sottoscrizione e si dice quindi che il contratto abbia forma libera.

Il licenziante, oltre a mettere a disposizione del licenziatario la tecnologia brevettata, è soggetto ad alcuni obblighi accessori quali:

i) mettere a disposizione del licenziatario un’assistenza tecnica;

ii) trasmettere il know-how per tutta la durata del contratto.

Inoltre, il licenziatario dovrà anche trasmettere al licenziante tutte le informazioni che gli consentano di sviluppare il prodotto.

Dal canto suo, il licenziatario è tenuto a pagare un corrispettivo di importo fisso al licenziante, ovvero a corrispondere le royalties, che sono calcolate in percentuale rispetto alle vendite ed agli utili del licenziatario. Inoltre, se oggetto della licenza è solo parte del brevetto, in considerazione della difficoltà di stabilire un prezzo, le parti possono concordare che il pagamento venga effettuato su basi percentuali.

Oltre agli obblighi tipici delle parti, il contenuto del contratto potrà essere il più vario e sarà oggetto di libera scelta delle parti.

Il licenziante potrà infatti concedere la licenza di utilizzo dell’intero brevetto o solo di una parte di esso. Ancora, potrà essere concessa la licenza esclusiva ad un solo licenziatario con riferimento ad uno specifico territorio ovvero ad uno specifico settore di utilizzo del brevetto.

Il licenziante ha il diritto di verificare che i prodotti fabbricati su licenza abbiano il livello qualitativo pattuito, che generalmente deve essere pari al livello di produzione dello stesso concedente.

Laddove così non fosse, le parti possono pattuire che il licenziante vieti la vendita dei prodotti di qualità inferiore ovvero risolva il contratto di licenza.

Le funzioni pratiche del contratto di licenza possono essere le più varie, molto spesso ad esempio il titolare del diritto decide di ricorrere a questa tipologia contrattuale per incrementare la diffusione del suo trovato utilizzando i canali distributivi del licenziatario, evitando così di dover sostenere personalmente i costi.

Diversamente, mediante il contratto di cessione del brevetto, il titolare trasferisce ad un altro soggetto tutti i diritti che ne derivano dietro il versamento di un corrispettivo.
In virtù di tale cessione il cedente si spoglia di tutti i diritti su quel bene.

Ovviamente, una parte può decidere di cedere il brevetto per le ragioni più varie. Può accadere, ad esempio, che non sia in grado di sfruttarne le potenzialità. Ancora, il brevetto può essere ceduto a titolo di conferimento in natura per la partecipazione al capitale di società. Non remota è infine l’ipotesi che il brevetto sia ceduto nei casi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

E’ evidente che la cessione può essere realizzata mediante ogni tipo di contratto in grado di produrre effetti traslativi: dalla vendita alla donazione.

In particolare, la redazione di un contratto di cessione non richiede alcuna forma particolare, anche se l’adozione della forma scritta è richiesta dalla necessità di trascrivere il contratto.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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