Come registrare un marchio negli Stati Uniti?

Come registrare un marchio negli Stati Uniti?
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25 Ottobre 2018
Categoria: Proprietà industriale
Paese:  USA

La registrazione del proprio marchio negli Stati Uniti è necessaria per evitare violazioni e usi illegittimi dello stesso. Scopriamo insieme come inoltrare la richiesta e gli step necessari per il rinnovo.

Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) è l’ organismo amministrativo che si occupa di marchi e brevetti negli Stati Uniti. Ovviamente il marchio, per essere registrato deve essere unico, oltre a descrivere in modo appropriato i beni o i servizi a cui è associato.
Non rientrano tra i marchi registrabili: un nome che abbia lo stesso significato del prodotto o che lo suggerisca, un cognome, il titolo di un libro o film, un marchio con la rappresentazione della bandiera, la divisa delle armi ed altri emblemi degli Stati Uniti, la traduzione di una parola straniera generica o descrittiva.

È caldamente consigliato fare a priori una ricerca sul sito della USPTO tramite lo strumento TESS (Trademark Electronic Search System) per determinare se esistono marchi simili già in utilizzo.

Ricordiamo inoltre che gli Stati Uniti aderiscono alle principali convenzioni internazionali in materia di tutela dei marchi, tra cui il Protocollo di Madrid. Nel caso in cui la procedura venisse effettuata in Italia è possibile richiedere l’estensione territoriale per gli Stati Uniti entro un periodo di 6 mesi. In questo articolo ci soffermeremo sulla pratica di registrazione effettuata direttamente negli USA tramite l’USPTO.

Presentazione della domanda tramite il TEAS

Il modo più semplice per registrare il proprio marchio negli Stati Uniti è utilizzare la procedura online Trademark Electronic Application System (TEAS) fornendo le seguenti informazioni:

  • Dati del richiedente (nome, indirizzo e nazionalità del richiedente);
  • Nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza;
  • Disegno del marchio;
  • Tre esemplari del marchio perfettamente identici tra di loro;
  • Fini di utilizzo del marchio (Es. scopo commerciale);
  • Descrizione dei prodotti e/o servizi legati al marchio;
  • Classi internazionali ai quali appartengono i prodotti/servizi associati al marchio (secondo l’ Accordo di Nizza);
  • Esempio di utilizzo del marchio (Es. packaging o etichetta del prodotto);
  • Pagamento della tassa di registrazione;
  • Firma;
  • La procura (Power of Attorney) nel caso in cui la domanda venisse inviata tramite un legale rappresentante.

Il costo di registrazione è di 325$ ed una volta completata la richiesta si ottiene un numero seriale per controllare lo stato di avanzamento della domanda (i tempi di risposta sono stimati in circa 3 mesi). Se il marchio è giudicato idoneo, viene pubblicato sulla Official Gazette per dare spazio ad eventuali ricorsi in caso di similitudini con altri marchi precedentemente registrati: passato questo periodo si riceve una notifica per permettere il libero utilizzo. In caso di presunte violazioni il proprietario deve fare segnalazione all’USPTO.

Comunque negli Stati Uniti è possibile utilizzare un marchio anche senza registrazione secondo il principio del “first to use che consente l’acquisizione dei diritti sulla base del legittimo uso. Tuttavia la registrazione presso l’USPTO tutela il proprietario da eventuali violazioni e usi illegittimi del marchio.

Validità e rinnovo del marchio

Una volta completato il processo di registrazione negli anni successivi è necessario fornire dei documenti allo USPTO per dimostrare l’utilizzo del marchio e confermarne dunque la validità. In particolare:

  • Dichiarazione giurata d’uso: tra il quinto ed il sesto anno successivo alla registrazione è obbligatorio depositare una dichiarazione giurata nella quale si afferma che il marchio è correntemente utilizzato negli Stati Uniti. È necessario allegale a tale dichiarazione esempi di utilizzo del marchio, come etichette, packaging o materiale pubblicitario;
  • Rinnovo: tra il nono ed il decimo anno successivi alla registrazione occorrerà procedere al rinnovo del marchio. Tale processo va ripetuto poi ogni 10 anni;
  • Dichiarazione di non uso scusabile: è inoltre possibile effettuare una dichiarazione giurata in cui si afferma che il marchio non viene utilizzato per ragioni particolari, ma che è intenzione del proprietario servirsene in futuro. In questo caso è importante definire la data dell’ultimo utilizzo e quella in cui si intende riprenderlo ma ricordiamo che la difficoltà nella vendita del prodotto non è tra le ragioni valide.

In caso di mancato uso per tre anni consecutivi il marchio è soggetto a cancellazione.

Per ricevere ulteriori informazioni sul mercato americano e su come registrare il proprio marchio negli Stati Uniti si consiglia di contattare IBS North America, scrivere ad a.pascarella@isbna.us o chiamare la sede italiana al numero 06-5919749.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Anthony Pascarella, redazione@exportiamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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